gebruik-uniermerk

Gerecht EU: gebruik van een Uniemerk in (alleen) Duitsland is gebruik in ‘substantieel deel’ van de EU.

Het Gerecht (EU) overweegt in de REAL-uitspraak van 28 juni jl. dat gebruik in Duitsland voldoende is voor instandhoudend gebruik van het Uniemerk REAL, nu Duitsland een ‘substantieel deel van de EU is’. Deze uitspraak is er één van meerdere waarin het Gerecht de afgelopen periode heeft overwogen dat gebruik in één lidstaat vanuit geografisch oogpunt voldoende is voor normaal gebruik van een Uniemerk. Zo overwoog het Gerecht eerder al dat gebruik in (alleen) de UK voldoende was, nu de UK een groot genoeg territoir is om vanuit geografisch oogpunt te kunnen spreken over normaal gebruik. Daarmee is niet gezegd dat dit altijd het geval zal zijn of dat nationale merkenbureaus zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of nationale rechters op dezelfde wijze zullen oordelen, maar het geeft in ieder geval enige houvast voor Uniemerkhouders die hun merk gebruiken op het grondgebied van (slechts) één lidstaat.

Normaal gebruik van een Uniemerk- hoe zat het ook alweer?

Wil een merkhouder de rechten die voortvloeien uit zijn merkregistratie ten gelde kunnen willen (blijven) maken, dan moet het merk normaal worden gebruikt. Van normaal gebruik is sprake wanneer onder het merk wordt geprobeerd afzet te vinden of te behouden. Eén van de elementen aan de hand waarvan wordt beoordeeld of sprake is van normaal gebruik, is de geografische omvang van het gebruik. Al ten tijde van het ontstaan van het Uniemerk, dat destijds nog een ‘Gemeenschapsmerk’ werd genoemd, speelde de vraag wanneer sprake is van een geografische omvang die groot genoeg is om te spreken over het vinden van een afzet in de EU. Destijds waren er nog maar zes lidstaten waar het er nu maar liefst 28 betreffen; en toch kwam men er toen al niet uit wanneer er nu sprake moest zijn van normaal gebruik in de Europese Unie. In eerste instantie werd voorgesteld dat het merk in drie van de zes lidstaten zou moeten worden gebruikt, maar in plaats van een aantal lidstaten te noemen, werd gekozen voor de omschrijving van “substantial use”. Dat van “substantial use” sprake kon zijn wanneer het Uniemerk werd gebruikt in één enkele lidstaat, werd lange tijd aangenomen, onder andere omdat de regeringen van de betrokken lidstaten dat afspraken in de zogenoemde ‘Joint Statements’. Die statements vormen echter geen onderdeel de wet en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

ONEL/ OMEL-zaak

In 2010 kwam de vraag of gebruik in één lidstaat nu echt wel voldoende was aan de orde in de ONEL/ OMEL-zaak. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom oordeelde, nu er voor het Uniemerk ONEL enkel gebruiksbewijs voor het merk ONEL werd overgelegd voor één lidstaat (Nederland), dit niet voldoende was om te spreken over normaal gebruik binnen de EU. De zaak kwam via het Gerechtshof Den Haag voor het Hof van Justitie, nu het Gerechtshof in Den Haag voor de beoordeling van het hoger beroep, kortgezegd, wilde weten of gebruik in één lidstaat voldoende is om te kunnen spreken van normaal gebruik. Het Hof van Justitie oordeelde dat dat voor de beoordeling van normaal gebruik niet moet worden gekeken naar de grenzen van de lidstaten, en ook dat er ‘redelijkerwijze mag worden verwacht dat een Uniemerk wordt gebruikt op een grondgebied groter dan het grondgebied van één lidstaat’. Dat kan weer anders zijn, zo vervolgde het Hof, wanneer de markt van de betreffende waren of diensten zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt of wanneer de kenmerken van de betrokken waren of diensten op de desbetreffende markt leiden tot een andere beoordeling.

De uitspraak van het Hof lijkt dus als uitgangspunt te nemen dat een Uniemerk in beginsel moet worden gebruikt op een groter grondgebied dan dat van één lidstaat, al zijn er dus wel degelijk uitzonderingen te bedenken.

Toch lijken het EUIPO (het Europese merkenbureau) en het Gerecht de regels van de ONEL-uitspraak soepel uit te leggen, zoals dus blijkt uit een aantal recente uitspraken. Het lijkt erop dat het Gerecht nogal snel de mening is toegedaan dat er sprake is van een markt die zich in de praktijk slechts uitstrekt tot het grondgebied van één enkele lidstaat, waardoor gebruik in één lidstaat voldoende is voor normaal gebruik. Daarbij is het nog de moeite van het vermelden waard dat in drie van de uitspraken de lidstaat waar het merk wordt gebruikt, de UK is – dat zou zomaar problemen voor de merkhouder kunnen opleveren in verband met de Brexit – al is er nu natuurlijk nog niet veel te zeggen over wat de Brexit nu precies zal betekenen wanneer het aankomt op merken. Als de Brexit betekent dat de UK niet langer valt onder het Uniemerk, dan lijkt het niet erg waarschijnlijk dat gebruik in alleen de UK nog rechten in stand kan houden voor de Europese Unie. Maar dat zal de tijd moeten leren.

Conclusie

Voor nu in ieder geval goed om te weten dat de hoogste rechterlijke instantie in de EU die op Unieniveau iets mag zeggen over de feitelijke beoordeling van normaal gebruik van een Uniemerk, gebruik in één lidstaat toch nogal eens voldoende lijkt te vinden. Uiteraard is de beoordeling van normaal gebruik van een Uniemerk afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Daarnaast kunnen de nationale merkenbureaus, zoals het BBIE, of nationale rechters anders oordelen ten aanzien van de vraag of gebruik in één lidstaat voldoende is; iets om aan te denken wanneer een Uniemerk wordt ingeroepen in een procedure voor een nationaal merkenbureau of nationale rechter.

Het is en blijft vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat het gebruik van een (Unie)merk door de merkhouder goed wordt gedocumenteerd en vastgelegd, zodat normaal gebruik kan worden bewezen. Daarbij kan worden gedacht aan bewijsmiddelen die merkgebruik laten zien, zoals facturen, prijslijsten, etiketten, advertenties, krantenartikelen, foto’s en schriftelijke verklaringen. Uiteraard gaat dat advies ook op voor nationale merken.